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应对国外失效专利的复活和出口交叉报复

更新时间: 2013-2-8  

前言
    一宗罕见的一起跨国像册知识产权案引起了媒体的广泛报道和关注。美国公司利用已经作废的专利在我国重复注册,并以此状告我国企业侵权,达到遏制其独霸市场的目的。无论是从完善我国专利法方面,还是从企业如何充分利用专利法来保护自身的合法权益方面来看,具有多方面的借鉴意义,该案中,很多经验值和教训也需要我们吸取。在加入WTO后,从我国企业如何应对跨国专利纠纷,到如何充分利用专利法来保护自身的合法权益方面来看,都存在着许多可以借鉴的经验。在我国广东的一个专利纠纷就在恶意专利申请和出口交叉报复方面为我国企业敲响了警钟。无论是从完善我国专利法方面,还是从企业如何充分利用专利法来保护自身的合法权益方面来看,该案中,很多经验值得借鉴,当然,案中的教训也需要我们吸取。

案情概述
    2002年8月7日上午深圳市中级人民法院公开开庭审理了一宗罕见的一起跨国像册知识产权案。该案原告美国安提俄克公司是位于美国俄亥俄州哥伦比亚市的一家从事文化用品和艺术品生产的公司。被告是在深圳注册的星光印刷(深圳)有限公司,我是被告方的代理律师。原告诉我方侵犯其相册的外观设计专利权。
    原告于2001年4月在中国就一款相册的外观设计向中国国家知识产权局申请了专利,同年12月,专利申请获得授权。2002年1月,原告就向中国海关总署申请了知识产权的海关备案。原告认为在过去的一段时间里,被告未经原告授权,擅自生产与原告专利设计极为相似的相册,同时还将生产的侵权相册出口香港和美国。从2002年初,原告向中国海关总署和深圳海关申请扣留被告的产品出口。2002年3月16日,深圳海关扣留了被告准备出口的一批价值17860美元的相册。原告于2002年3月31日向深圳市中级人民法院提起诉讼,提出要求被告:①停止加工、生产、运输、销售和出口侵权产品;②收回并且销毁所有的侵权产品;③赔偿原告经济损失50万元人民币以及支付本案的一切诉讼费用。
    表面上看,该案案情并不复杂,乃一美国公司诉中国公司侵犯其专利权案,实际上,该案有复杂的背景,其竞争源于是美国的安提俄克公司和美西公司,均是相册生产商。二者是多年的冤家对头,早在上个世纪60年代安提俄克公司的一个名叫霍勒斯的人发明了一种叫作条带相册的产品,并在美国申请了专利,该相册能平整方便地翻开,并整齐地展示相片,因而这种产品非常受消费者的欢迎。安提俄克公司依靠这一专利并使用在上个世纪六七十年代在美国尚是新鲜事物的传销方式销售其条带相册,从而垄断了市场。但是,到了90年代,安提俄克公司的专利相继到期限,于是众多美国相册生产商争相生产专利保护期已过的条带相册,美西公司就是这些生产商之一,也是安提俄克公司最主要的竞争对手。美西公司与安提俄克公司营销方式不同,其产品是通过美国大连锁杂货店出售,并且选择在生产成本较低的中国深圳市制造。这就使得美西公司的相册价格比仍然在美国本土生产且靠几万个传销人员进行销售的条带相册低很多。安提俄克公司的几万个传销人员都是以大量购买条带相册作为投资而取得传销人身份的,因此,在面对美西公司物美价廉的条带相册的竞争下,安提俄克公司的传销人员发现美西公司产品直接威胁到他们的投资回报,故而他们纷纷向安提俄克公司施压,要求其解决这一问题。安提俄克公司为了稳定几万名传销人员的情绪,于1998年在美国联邦政府设于俄亥俄州的地方法院向美西公司提起诉讼,98年7月30日,俄亥俄州的地方法院以电话会的方式审理案件,当庭判决安提俄克公司败诉,并判决安提俄克公司对条带相册的专利失效。随即安提俄克公司向美国联邦第六巡回法院上诉。美国联邦第六巡回法院于1999年驳回其上诉请求。自此之后,安提俄克公司的几万名销售人员更加不安。于是,安提俄克公司把目光转向中国,利用我国专利法对外观设计专利只进行形式审查而不进行实质审查,即任何申请人可以就产品外观设计向中国专利局提出申请,只要通过了专利局的形式审查就获得专利权。于是,安提俄克公司于2001年4月29日把其在美国已由霍勒斯在上个世纪六、七十年代发明的条带相册外观设计向我国知识产权局进行专利申请,并于2001年12月19日获得专利授权并公告。这就为其在中国采取相应的后续法律行动做好了准备。
    写到这里,就必须介绍一下该案被告:星光印刷(深圳)有限公司,其为一家港商独资公司,早在1996年星光公司就和美西公司达成协议,为其制造条带相册产品。
    安提俄克公司无法通过正当的手段同美西公司争夺美国相册市场,在其条带相册外观设计专利申请于2001年12月19日在我国获得专利授权并公告后,随即在2002年1月向我国海关总署申请进行知识产权保护海关备案,于是,深圳海关于2002年3月16日扣押了星光公司出口到美国的相册。随后,安提俄克公司于2002年3月31日在深圳市中级人民法院起诉星光公司。从而达到其以法律手段暂时切断美西公司进货渠道的目的,进而可以赢得宝贵商机,中国的星光公司至今损失已达200万元之巨。
 
法院判决
    该案日前已由深圳市中级人民法院作出一审判决。驳回原告的诉讼请求,被告星光公司获得胜诉。法院认为,产品外观设计保护范围是表示在专利上的图片或照片中的该外观设计专利产品的外表形状、图案、色彩或者其结合所作出的富有美感的新设计部分;在专利申请日前该产品已有的外表形状,该产品内部结构形状以及该产品技术功能所决定的外表形状,不属于该外观设计专利所保护的内容。将已有技术的显而易见的简单组合成的技术方案申请为专利保护,不符合专利法立法保护精神。
    本案原告请求保护的专利权,为原告将美国专利公开的相册形状、插件与相册的分解状态、胶带串起形成一叠相册页等已有技术与公开出版物公开的相册图案已有相册外观简单组合形成,属于已有技术的显而易见的简单组合形成的技术,即属于在原告专利申请日前该产品已有的外表形状。被告产品的外表形状虽与原告ZL01307228.5号专利外观设计近似,但因原告专利对已有技术的显而易见的简单组合属于可自由利用的已有技术范围,不属于原告外观设计专利保护的内容,故被告在原告专利申请日前该产品已有的外表形状,被告制造的产品不构成侵犯原告享有的外观设计专利权。为此,被告的抗辩理由成立,法院予以采纳。被告认为其享有先用权的抗辩证据不够充分,本院不予采纳。原告的诉讼请求缺乏法律依据,依法驳回原告的诉讼请求。
 
律师点评
    我作为本案被告星光公司的代理律师认为:无论是从完善我国专利法方面,还是从企业如何充分利用专利法来保护自身的合法权益方面来看,尤其是在我国加入WTO后企业如何应对跨国专利纠纷方面,该案都极具代表性,具有多方面的借鉴意义,该案中,很多经验值得借鉴,当然,案中的教训也需要我们吸取:
    1、中国制造商的出口面临交叉报复
    就本案看,原告安提俄克公司利用其在美国已经过期的像册专利外观设计技术在中国重新申请专利,并于2001年12月19日在我国获得专利授权后,随即在2002年1月向我国海关总署申请进行知识产权保护的海关备案,于是深圳海关于2002年3月16日扣押了星光公司出口到美国的相册,一场围绕着小小像册的专利纠纷开始白热化。星光公司的货物在海关扣押仅仅3个多月,损失已高达200多万元。安提公司利用知识产权领域内的保护手段,利用海关扣押阻止进出口贸易这一手段,用法律手段来贯彻他的商业战略,这一手段值得中国企业深思。这样,中国制造的商品,如果发生了专利纠纷,若想出口国外,首先则会受到海关的扣押,无法进入国外市场,这就是市场的准入问题。安提公司利用海关扣押的手段,把竞争对手的货物堵在市场之外,使对方尚失商机,退出市场,实现了借助专利法的这一法律武器打击竞争对手。安提公司将美国失效的专利在中国“复活”,并利用该专利打击了竞争对手,这一做法对中国企业具有深刻的启发意义。如果被扣押出口产品的企业,为推翻其扣押的禁令,就出口海关的做法提出诉讼,那就要花很长的时间,付出很大的努力,而且该企业应具有相当的经济承受能力,这样都会给这些企业造成很大的损失。本案中,深圳星光公司的产品被海关扣押,就造成了高达200多万元以上的损失。另外,外国企业可能会以专利纠纷产品为由,实行对非专利纠纷产品的交叉报复。这就是说,有专利纠纷的中国制造的产品,在国内涉及到了法律诉讼,虽然这些法律诉讼尚没有结果,但是,只要该企业的其它产品出口到国外时,即使这些产品没有涉及到专利纠纷,也很可能被外国的海关扣押。因为,外国企业可以根据《与贸易有关的知识产权协议》(Trips协议),申请外国的海关对该企业的产品进行扣押,作为对专利侵权的惩戒。这些,都是摆在中国制造商面前的危险的警示信号。
    2、我国法律应对恶意专利申请制定相应的惩罚措施
    本案中,安提俄克公司用其在美国已过保护期限的失效专利再到中国进行专利申请,其申请的技术早在90年代随着其保护期的到期,就已进入公知领域,因此,安提俄克公司纯属恶意申请,但我国专利法及相关法规没有对这种恶意申请规定任何处罚,致安提俄克公司肆无忌惮地用失效专利再进行专利申请,并获得专利授权,即其在美国失效的专利在我国又“复活”,这就为其随后申请海关扣押星光公司出口的相册作了法律上的准备。从而以此手段阻止我国产品的出口,给我国公司造成很大损失。这就提醒我国要加强这方面的立法,早日填补这一法律空白,更好地维护好专利法制秩序,避免让一些人钻法律空子、打着法律的幌子进行不正当竞争。
    3、加入WTO后,企业应加强对知识产权方面法律的学习
    从安提俄克公司的专利申请到被授权、到随后的知识产权海关保护再到提起诉讼的一系列法律行动中,这些看似简单的法律行动,实际上贯彻的却是安提俄克公司的暂时切断美西公司的进货渠道,从而赢得商机、以图东山再起的商业战略意图。从这里也可以看出当事人即安提俄克公司对我国的专利法研究得非常透彻,运用得得心应手。这就从反面给我国企业作了一个很好的示范,在制定商业战略时,要注意研究法律,企业家警惕这类看似合法的不正当竞争。
    4、专利复审委员会应尽量加快对无效宣告请求的复审
    其实,美国美西公司在年初就注意到,安提俄克公司“复活”已失效的专利已于2002年5月13日就向我国知识产权局专利复审委员会对ZL01307228.5号外观设计专利提出无效宣告请求,该请求已被正式受理,但是专利复审委员至今还没有作出裁决。而这一程序一般需要二、三年时间。这就使原告安提俄克公司达到了其拖延时间的目的,而星光公司则随着时间的拖延,损失越来越大,坐失商机。因为,专利复审委员会若能尽早裁决,就可以早日结束中止诉讼程序,进而就可以解除海关扣押禁令,于是被告星光公司的相册就可以恢复对美国的出口,法院对该侵权案早作判决,才可以最大限度的减少星光公司的损失,我国专利局在关注公平的同时应提高效率,而效率的提高又更好地维护公平。
    5、开发新产品如何避免遭遇知识产权侵权
    ①企业在开发新产品时,在该新产品的技术方案设计好后,就应该向中国专利局申请专利保护;
    ②要尽力避免侵权,这指的是推出新产品之前,要把知识产权问题解决好。产品中含有他人知识产权的,要取得许可。否则,在经营中如果经常被侵权诉讼所缠绕,企业想要做强做大就非常困难。企业在制造新产品时,首先应该委托专利代理人或专利律师到专利局进行检索,确认新开发的产品是否会侵犯他人的专利权;
    ③企业在签订有关涉及知识产权方面的合同时,应该聘请具有专业水准的律师草拟和审查合同;
    ④对专利法所述的不具备创造性、实用性、丧失新颖性的专利,企业应该尽快地向国家知识产权局专利复审委员会提请宣告该专利权无效的请求;
    ⑤企业在购买他人专利时,应该对该专利进行检索,确认该专利的合法有效和保护的年限后,方可和卖方签订《许可证贸易合同》。
    ⑥一旦外国企业诉我们侵权,应当懂得我们有哪些抗辩的余地。国内有相当一部分企业的作法正好相反。在推出产品之前,根本不过问是否涉及他人的专利、版权等等,只知蛮干。等到别人一告他侵权,又立刻乱了手脚,不加分析地先自认理亏。
产品出口不出口,不出口就不可能侵犯“外国专利”,因为专利是有地域性的。他申请了美国专利,你在中国经营不可能侵犯“美国专利”。他如果在外国只获得了美国专利,你向日本出口也不可能侵犯它。即使他在中国获得了专利,你还要看他们专利保护期是不是届满?因为专利是有“法定时间性”的,像微波炉、汽车安全带,都曾是专利产品,但早已过了保护期,虽然今天不少厂家仍在制售,但已经不可能侵犯原专利权了。即使其专利尚未届满,还要看是否因未交专利年费等原因而其专利失效了。即使上述抗辩理由都不成立,你还要认真分析你的产品是否全部落入了其专利的“权利要求”中?因为专利不像版权与商标,不存在“部分侵权”。如果你的产品只包含他专利中的部分技术特征而不是全部,那就仍然不能定为侵权。美国的柯达公司被诉侵害他人感光技术专利,抗争了9年,才最后被认定侵权。我们的企业怎么能够别人一告侵权就“不战而降”了呢?如果真正认定对方没有充分理由而告我们侵权,我们还可以在法院对对方提出诉讼,告对方“以侵权诉讼相威胁“妨害了自己的正常经营。许多发达国家(包括美国)的成文法律中即有条文支持这种诉讼。我国法律中虽然尚无这种规定,但法院至今已经至少受理了一起这种诉讼。
    ⑦无论在国内还是国外,我国的企业及个人已经享有的知识产权,同样可能遭到别人的侵害。要注意依法维护自己的知识产权。提高守法意识或知识产权意识,决不仅仅针对侵权人而言,而且也是针对我国的知识产权权利人的。千万不可一提起知识产权,就似乎我们统统是弱项;一讲知识产权保护,好像就只是保护了外国的东西;其实,我们首先应当考虑的是我们自己有哪些长项?我们是否保护了我们自己的权利?这一方面保护的力度够不够?
    ⑧世贸组织时代与“关贸总协定”时代相比,无体财产的重要性大大提高了,规范无体的服务、无形的知识产权的国际规则显得十分重要。知识经济与工业经济(乃至农业经济)时代相比,知识成果的投入开始取代土地、厂房、机器等有形财产的投入,起到关键作用,规范知识产权成果的知识产权法,开始取代有形财产法,在市场规范中起关键作用。信息网络化的时代与公路、铁路乃至航空网络时代相比,无形市场(网络市场)已经开始在促进有形市场的发展上起关键作用,电子商务法将取代货物买卖(保管、租赁等)合同法,起关键作用。这些,并不是说有形财产法、传统合同法等等不再需要了,只是说重点转移了。也不是说人类可以不再依赖有形财产去生存,只是说有形财产的积累和有形市场的发展,在当代要靠无形财产的积累和无形市场的发展去推动。
 

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